MARCHIO DI FATTO: PRESUPPOSTI PER LA TUTELA DEL PREUSO E CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DEL DANNO DA CONTRAFFAZIONE.

Con sentenza n. 2622 del 29.3.2021, il Tribunale di Milano si è pronunciato in materia di marchi di fatto, tutela del preuso e criteri per la quantificazione del danno da contraffazione.

La pronuncia in esame muove dall’orientamento – pressoché consolidato nella giurisprudenza di legittimità – secondo cui “il preuso di un marchio di fatto comporta, tanto il diritto all’uso esclusivo del segno distintivo da parte del preutente, quanto l’invalidità del marchio successivamente registrato ad opera di terzi, venendo in tal caso a mancare il carattere della novità, che costituisce condizione per ottenerne validamente la registrazione” (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 14925/2019).

Il Tribunale meneghino specifica invero che il requisito della “novità” è altresì indispensabile affinché lo stesso marchio di fatto possa godere della tutela del preuso di cui agli artt. 12 e 28 D.Lgs. 30/2005 (Codice della proprietà industriale). Pertanto, non potrà essere garantita alcuna tutela al marchio di fatto che risulti identico o simile ad altro marchio di fatto di uso precedente e/o ad altro marchio in precedenza registrato.

Il Tribunale di Milano ha specificato altresì che nel caso in cui la parte convenuta per il risarcimento del danno da contraffazione non ottemperi all’ordine di esibizione delle scritture contabili, il Giudice ben potrà procedere ad una valutazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 C.C. (norma peraltro espressamente richiamata dall’art. 125 C.P.I.), valutando inoltre il comportamento processuale della parte convenuta al fine di desumerne argomenti di prova ex art. 116 C.P.C.